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聿眼观察丨中美商标关于近似性判断之差异

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中国商标系以注册为基础,而美国商标则以使用为基础。两国不仅在商标的审查程序,制度上有诸多差异,在一些的具体的审查标准上,亦存在不少差别。本文以商标近似性判断中中美两国的异同为重点,介绍两国在审查商标近似性上的差异与共性。

 

众所周知,商标的近似判断分为两部分,商标的近似与商品的类似。本文亦从该两点进行分析。

 

一、商标近似

 

从商标近似的角度,中美两国的审查标准其实较为近似,均是从商标的音,形,义上进行判断。

 

美国商标审查指南1207.01(b)(i) :文字商标比较的要点在于其外观,发音,含义以及商业印象。

 

商业印象(commercial impression)这一概念似较少在中国商标近似审查中使用,其与文字商标的“含义”存在些许区别,主要是指相关文字应用在对应的商品上时,其使消费者产生的联想与印象,举例来说:

 

 In re Sears, Roebuck & Co., 2 USPQ2d 1312, 1314 一案中,法院认为CROSSOVER作为女性内衣的商标与CROSS-OVER作为女性运动装的商标并不构成近似。原因在于,当CROSSOVER作为女性内衣的商标时,该文字暗示了内衣的构造;而当CROSS-OVER作为女性运动装的商标时,其暗示及使人联想到季节的交错,正式与非正式服装间界限的模糊。因此,两件商标并不构成近似。

 

In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 856 一案中,PLAYERS”同时被作为男士内衣及鞋子的商标,法院认为两者共存并不会引起混淆。原因在于,当文字“PLAYERS”应用于鞋子,其暗示了与户外活动相适应的款式,颜色,耐磨度等;而当“PLAYERS”应用于男士内衣时,其显然暗示了一些别的东西。

 

以上两个案例中,在商品构成类似,而商标的文字部分几乎完全相同的前提下,法院因文字商标“商业印象”的不同,而判决了商标不构成类似。这在中国商标审查来说,似乎较难想象。

 

同时,作为拥有众多外来人口移民国家,美国对于外语商标的审查非常严格(Doctrine of Foreign Equivalent)。对于所有的外文商标,都将通过翻译软件进行翻译,并进行近似的比对。这其中,也包括了对汉字拼音的审查。作者曾遇见美国商标审查员引证“HELLO”商标,驳回了中国申请人的“NIHAO”商标。由于美国国情,除非系已经“死去”的语言,很难以美国普通消费者不熟悉该语言,或该词汇为比较复杂难懂的词汇进行抗辩。

 

就其余部分,诸如从商标的整体进行对比,文字商标的含义,消费者的冲动购买可能性(商品价格昂贵与否),商标发音是否近似来说,两国的审查标准差异不大。

 

二、商品/服务类似

 

仅就商标局的审查阶段而言,中美两国在该部分审查的差异不可谓不大。在中国, 商标局审查员一般依靠《类似商品和服务区分表》对商品/服务是否构成类似进行审查。如此,申请人对于商标是否构成近似的争辩,主要集中于商标部分,而对于商品/服务是否构成近似则争辩空间较小。

 

在美国,并没有《类似商品和服务区分表》或者类似的标准。在商标审查过程中,如果审查员认为两件商标的商品/服务构成类似,就负有证明的义务。因此,时常可以看到长达一两百页的美国商标驳回意见。在正式的驳回文书后,还附件了审查员找出的两件商标构成类似商品/服务的大量的证据。

 

在实践中,美国审查员认为商品/服务是否构成类似一般有三个途径:

1)在先的判决。如第35类的销售一般商品,可能与第09类,28类的一般日用品构成类似。此系因有在先判决的缘故。

2)在商标库中进行检索,是否有同一主体,同时对两件商品进行申请。如有,则证明现实中两件商品可能由同一主体进行生产、销售,那么,这两件商品就将构成类似商品。

3)进行网络检索,查看同一商品现实中是否可能由同一主体销售、生产。比如, 审查员经网络检索发现,销售耳机的主体一般也销售手机壳,那么,耳机与手机壳就会被认为是类似商品。

 

基于此,又兼美国对于申请商品/服务的名称没有固定要求,只要基于商品/服务的实际情况,定义清楚即可,因此,在美国审查过程中,对于商品/服务类似的驳回意见,争辩的空间较中国商标局的审查,会更有操作空间。

 

举例来说,若引证的在先商品是“用于电子游戏的电脑软件”,而申请的原商品项目为“电脑软件”,此时,若客户的公司主营金融软件,则限定商品为“用于金融市场的电脑软件”就可以克服驳回。因为现实中,虽然同为电脑软件,但电子游戏与金融市场无论在其用途、功能、面向的消费者上均完全不同,没有任何的关联性。

 

同时,亦可以从现实中行业的分类,关联度,所面向的消费者进行分析,证明两件商品/服务并不构成类似。比如,对于中国的“白酒”与西方的常见烈酒,作者曾经从两者的制作工艺入手,论证白酒系中国传统烈酒,其制作工艺非常特殊,有别于西方酒,因此制作白酒的主体一般不会涉及西方洋酒的生产和销售。同时,白酒一般也带有浓厚的中国背景和特色。烈酒的消费者一般对酒的口味、类型、度数有一定的了解。因此,白酒与啤酒、威士忌等虽然同属于酒精饮品,却不构成类似商品。此案结合对商标不近似的争辩,最终成功克服了驳回。

 

总而言之,由于美国商标审查在商品/服务这一块与中国的不同,在国内类似商品/服务无可争辩的同时,美国驳回意见中,商品/服务的不类似争辩却是重中之重,也是各位代理人与律师自身水平的重要体现。

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